Le redépôt d’une marque identique pour éviter l’obligation d’usage est jugé de mauvaise foi
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a annulé l’EUTM « Wong lo kat » après avoir déterminé qu’elle avait été déposée de mauvaise foi. La marque contestée, dont le signe et les produits sont identiques à ceux d’une marque antérieure détenue par le même titulaire, a été déposée six jours seulement avant l’expiration du délai de grâce de la marque initiale.
Une demande de déchéance avait été déposée à l’encontre de l’EUTM antérieure, et seul un usage sérieux partiel avait été prouvé. La chambre de recours a estimé que le nouveau dépôt visait à contourner l’obligation légale d’utiliser la marque originale, en violation de l’article 59, paragraphe 1, point b), du règlement sur les marques communautaires.
Citant l’affaire MONOPOLY (T-663/19), la chambre de recours a souligné que si les dépôts répétés ne sont pas illégaux, le fait de le faire pour éviter les conséquences du non-usage peut être un signe de mauvaise foi. Dans ce cas, la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe au demandeur de l’annulation, mais le titulaire de la marque est censé fournir une justification commerciale légitime.
Dans le cas présent, aucune justification valable n’a été présentée pour le nouveau dépôt. Le titulaire de la marque est resté silencieux sur ses intentions et aucun raisonnement commercial n’a été fourni pour contrer l’allégation de mauvaise foi.
La BoA a conclu que le nouveau dépôt avait pour seul but d’étendre le monopole de la marque sans usage réel. Par conséquent, l’EUTM contesté a été annulé pour cause de mauvaise foi. Plus d’informations sur le lien