Matijević - Cabinet D’avocats

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Le 15 janvier 2026, la Haute Cour administrative de la République de Croatie (Affaire n° Usž-213/2025-3) a rejeté le recours formé par Lacoste S.A. et a confirmé l’enregistrement de la marque figurative COCCODRILLO en Croatie. La décision est définitive.

La marque, détenue par la société polonaise CDRL S.A., est désormais enregistrée pour les cartables (Classe 18), les vêtements, chaussures et chapellerie pour enfants (Classe 25), les jeux et jouets (Classe 28), ainsi que les services de vente au détail connexes (Classe 35). Le cabinet d’avocats Matijević a représenté CDRL S.A. tout au long de la procédure.

Contexte procédural

Le conflit entre COCCODRILLO et Lacoste dispose d’un historique considérable au niveau de l’Union européenne (UE). En 2013, la première chambre de recours de l’EUIPO (Décision du 17 octobre 2013, R 1148/2011-1) a rejeté le recours de CDRL et a refusé l’enregistrement de la marque figurative COCCODRILLO en tant que marque de l’UE pour des produits de la Classe 25 (chaussures en matières textiles ; vêtements et chapellerie, à l’exception des vêtements et chapellerie en cuir ou imitations du cuir).

Le constat du risque de confusion par la Chambre reposait principalement sur un facteur : pour les consommateurs italophones, « COCCODRILLO » signifie sans ambiguïté « crocodile ». Cette identité conceptuelle — seul lien significatif entre deux signes par ailleurs visuellement dissemblables — a été jugée suffisante pour établir un risque de confusion, combinée au caractère distinctif accru et à la renommée prouvée de Lacoste sur plusieurs marchés majeurs de l’UE.

Dans la procédure croate, les mêmes marques étaient en cause. Toutefois, l’appréciation a été menée du point de vue d’un public pertinent différent, ce qui a abouti à un résultat fondamentalement différent.

Le public pertinent et le consommateur moyen comme facteurs déterminants

En vertu de l’article 8(1)(b) du RMUE — et de son équivalent croate, l’article 10(1)(2) de la loi croate sur les marques — un risque de confusion présuppose que les signes en cause soient au moins similaires. Il s’agit d’une condition préalable. Lorsque les signes sont jugés globalement dissemblables sur la base de l’appréciation globale, tenant compte de leurs aspects visuels, phonétiques et conceptuels ainsi que de l’impression d’ensemble qu’ils produisent, l’examen ultérieur du risque de confusion, incluant l’identité ou la similitude des produits et le principe d’interdépendance établi dans l’arrêt Canon (C-39/97), ne s’applique pas.

Dans la procédure devant la chambre de recours de 2013, la confusion a été appréciée du point de vue des consommateurs de l’UE italophones, pour qui le mot « COCCODRILLO » est immédiatement compris comme signifiant « crocodile ». L’élément verbal de la marque contestée renvoyait donc directement au même concept que le dispositif figuratif de crocodile antérieur de Lacoste. L’identité conceptuelle était donc établie.

Les tribunaux croates ont évalué les marques du point de vue du consommateur moyen croate, dont le niveau d’attention pour les produits en cause (vêtements, chaussures et accessoires de tous les jours) est moyen. Tant le tribunal administratif de Zagreb (Us I-3488/2022-12, jugement du 5 juillet 2024) que la Haute Cour administrative ont conclu que ce consommateur ne comprend pas que « COCCODRILLO » signifie « crocodile ». Bien qu’il existe une ressemblance phonétique avec le mot croate « krokodil », l’orthographe italienne et les doubles consonnes rendent la signification insuffisamment transparente pour le public pertinent.

Cette constatation s’est avérée déterminante. Le mot « COCCODRILLO », qui constitue l’élément dominant de la marque contestée, n’évoque pas le concept de crocodile pour le consommateur moyen croate. L’élément figuratif qui l’accompagne, composé de formes géométriques abstraites, a été jugé trop stylisé pour être reconnu comme la représentation d’un crocodile (comparer avec BADTORO, T-350/13, où le Tribunal a jugé qu’un personnage animalier fantaisiste de type mascotte crée une impression d’ensemble fondamentalement différente d’une représentation naturaliste du même animal). Comme les marques antérieures de Lacoste ne contiennent aucun élément verbal, une comparaison phonétique n’était pas possible. Sur la base de leur impression d’ensemble, les signes ont été jugés dissemblables.

Le rôle dominant de l’élément verbal « COCCODRILLO » dans l’impression d’ensemble de la marque contestée soutient davantage cette conclusion (comparer avec GELENKGOLD, T-599/13, où le Tribunal a jugé qu’un élément verbal dominant dans une marque complexe réduit la similitude globale avec une marque antérieure purement figurative). Les tribunaux croates ont correctement observé que le droit des marques de l’UE ne protège que l’expression concrète d’une idée, telle qu’incorporée dans un signe, et non le concept abstrait lui-même (voir CMS Italy, T-711/20). Lacoste ne détient pas de monopole sur l’idée d’un crocodile, mais seulement sur sa représentation spécifique.

Pourquoi le caractère distinctif accru n’a pu modifier l’issue du litige

Lacoste a invoqué le caractère distinctif accru et la renommée de ses marques antérieures. La Haute Cour administrative, confirmant les évaluations de l’Office national de la propriété intellectuelle de Croatie et du tribunal de première instance, a jugé que Lacoste n’avait pas prouvé la renommée de ses marques en République de Croatie. La Cour a ajouté que, même en supposant que la renommée ait été établie, la marque COCCODRILLO ne tirerait pas indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, et ne leur porterait pas préjudice.

Il est utile d’expliquer pourquoi le caractère distinctif accru, même s’il avait été établi, n’aurait pu changer l’issue du litige. Dans l’arrêt Sabèl (C-251/95, § 24), la Cour de justice a jugé que la similitude conceptuelle découlant d’un contenu sémantique analogue peut donner lieu à un risque de confusion lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit en raison de sa renommée. C’est précisément ainsi que le caractère distinctif accru a opéré dans la décision de la chambre de recours de 2013 : les signes ont été jugés similaires uniquement sur le plan conceptuel (pour les consommateurs italophones), et la Chambre s’est appuyée sur le caractère distinctif accru pour élever ce seul lien conceptuel à un constat de risque de confusion (comparer avec KAJMAN, T-364/13).

De même, selon le principe d’interdépendance fixé dans l’arrêt Canon, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits, et inversement. Cela présuppose toutefois l’existence d’un certain degré de similitude entre les signes.

En Croatie, aucun de ces mécanismes n’est activé. Les signes ont été jugés dissemblables dans leur impression d’ensemble pour le public pertinent. Il n’y a pas d’association conceptuelle que le caractère distinctif accru pourrait amplifier, ni de degré de similitude entre les signes sur lequel le principe d’interdépendance pourrait s’opérer. L’appréciation globale du risque de confusion ne peut donc avoir lieu.

Conclusion

Cette affaire illustre la nature complémentaire du système des marques de l’UE, dans lequel le caractère unitaire de la marque de l’UE coexiste avec les enregistrements nationaux de marques. Une demande de marque de l’UE est évaluée par rapport à toute partie du public de l’UE dans la perception de laquelle un risque de confusion peut naître. Une demande de marque nationale est évaluée par rapport au public de l’État membre concerné. Les mêmes signes, couvrant (presque) les mêmes produits, peuvent donc produire des résultats différents selon le niveau auquel la protection est recherchée. Il ne s’agit pas d’une incohérence du système, mais d’une caractéristique intrinsèque de la coexistence des protections unitaire et nationale, reflétant la diversité linguistique et culturelle que le système est conçu pour accommoder.

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Andrej Matijević est conseil en propriété industrielle (marques et brevets) au sein du cabinet Matijević à Zagreb, Croatie. Il a présidé les chambres de recours croates pour les droits de propriété industrielle de 2015 à 2024.

* Références jurisprudentielles : Haute Cour administrative de la République de Croatie, Usž-213/2025-3 (15 janvier 2026) ; Tribunal administratif de Zagreb, Us I-3488/2022-12 (5 juillet 2024) ; Première chambre de recours de l’EUIPO, R 1148/2011-1 (17 octobre 2013).